USPTO针对进入美国国家阶段的申请实施了PCT知情审查请求试点计划
核心要点
·新试点计划要求采取行动。美国专利商标局(USPTO)已启动PCT知情审查请求(PIER)试点计划。该计划将要求某些已完成预审查程序的未审查美国国家阶段申请的申请人,决定是继续审查、推迟审查,还是明确放弃该申请。
·提升审查效率:PIER试点计划预计将减少申请积压量、缩短审查周期。
·无自主参与/退出权限:USPTO拥有唯一的申请遴选权,申请人不得自愿参与、主动退出,也无法将自身申请撤出该计划。
不回应即视为放弃申请:针对USPTO发出的信息要求,申请人必须提交完整且及时的回复,以避免申请被视为放弃,并在答复中明确表明申请人希望(1)继续审查,(2)推迟审查12个月,或(3)明确放弃该申请。初始答复期限为2个月,最长可延长至6个月。
USPTO很快将对其积压的未审查国家阶段专利申请队列进行梳理,并向申请人提出一个明确问题:你是否真的希望对该申请进行实质审查?
美国专利商标局已实施PIER试点计划,旨在评估:结合《专利合作条约》(PCT)国际阶段工作成果,要求对美国国家阶段申请启动审查的做法,对专利申请存量和审查效率产生的影响。2026年4月9日至2027年4月9日期间,USPTO将遴选部分已完成预审流程、尚未审查的《美国法典》第35编第371条规定下的国家阶段申请。依据《美国法典》第35编第111(a)条提交的申请,包括原始非临时实用新型申请、旁路继续申请、植物专利申请、外观设计专利申请及再颁专利申请均不符合参与资格。
USPTO对入选申请拥有唯一遴选权,申请人无自愿参与、主动弃权或退出计划的任何选择权。
若USPTO判定需要补充数据,可在该计划初始12个月期限基础上延长;同时,USPTO也有权提前终止本计划。
运作机制
申请被选中后,USPTO将依据《联邦法规汇编》第37编第1.105条发出信息要求(RFI)。该RFI将援引申请案卷中PCT国际阶段的相关文件,例如国际检索报告(ISR)、书面意见(WO)以及专利性国际初步报告(IPRP),并要求申请人使用USPTO表格PTO/SB/478提交回复,说明基于对国际阶段工作成果的审查,其选择:
继续审查。申请将被列入审查员待审案卷。申请人在请求审查时,无论是否选择12个月延期,均可提交初步修改,使申请处于更利于审查的状态。
延迟审查12个月。延迟请求获批后,USPTO将向申请人发出通知。自收到延迟审查请求之日起12个月期限届满后,申请将被列入审查员待审案卷。该12个月延迟期不得提前终止。与依据《联邦法规汇编》第37编第1.103条提出的审查中止或延期请求不同,参与PIER试点计划申请延迟审查无需缴纳处理费。
明确放弃申请。申请人可选择不再推进审查。在RFI答复中选择放弃申请的,不予退还检索费和超项权利要求费。重要的是,若选择明确放弃申请,必须由在册专利代理人或申请人(申请人非法人实体时)签署该表格;但若同时提交继续申请,则可由具有代理资格的注册执业人员代为签署。
RFI设定的初始答复期限为2个月,可再延长4个月,最长总答复期限为6个月。若未按时提交完整、签署规范的PTO/SB/478表格,将导致申请被视为放弃。若USPTO认定存在瑕疵或签署不合规的PTO/SB/478表格系申请人为推进申请作出的善意尝试,可发出缺陷通知书,给予2个月补正期限,相关延期同样适用最长累计6个月的总答复时限。
注意事项
在国际阶段接受审查的PCT权利要求可能已不再符合申请人的首选实施方式。此时有必要提交初步修改,使权利要求与申请人的利益保持一致,并让申请文件处于更适合审查的状态。
申请人应仔细考量在PIER试点计划中所采取的行动对专利期限调整(PTA)产生的影响。RFI的寄发日期,将用于判定USPTO是否履行了《美国法典》第35编第154(b)(1)(A)(I)条规定的、在申请提交之日起14个月内发出初步审查意见通知书的义务,这可能会减少或消除原本应当产生的任何“A类”延迟。自RFI寄发之日起,提交答复超过3个月的时间段,均将计入申请人延迟。此外,若选择延迟审查,整个12个月的延迟期间均将被计入申请人延迟。
应当审慎权衡明确放弃申请这一选项。在签署勾选明确放弃的PTO/SB/478表格之前,专利执业人员必须采取一切防范措施,确认放弃申请符合申请人的意愿和最佳利益,尤其是在未提交继续申请的情况下。在PTO/SB/478表格上故意勾选明确放弃选项的,将导致后续不得再以非故意延迟为由提出申请恢复该专利申请。
核心要点
PIER试点计划标志着USPTO在国家阶段申请存量管理方式上的重大转变。以下是专利执业人员和申请人需要牢记的关键事项。
为在收到RFI后能够立即行使PIER试点计划项下的全部选项,专利执业人员应在提交美国国家阶段申请后,尽快获取该申请的授权委托书。
希望继续推进审查的申请人,还应及时提交初始信息披露声明(IDS)。尽管RFI不属于针对实体问题的首次审查意见,但填写PTO/SB/478表格表明请求继续审查将使该申请被列入审查员的案件清单。初始信息披露声明应至少在针对实体问题的首次审查意见(例如限定要求、非终审审查意见、授权通知书)发出前1个月提交,以避免产生可能的申请人延迟。值得注意的是,PCT国际阶段中引用的对比文件,除非列入信息披露声明,否则不会印制在最终授权专利的扉页上。
若选择明确放弃申请,建议另行依据《联邦法规汇编》第37编第1.138条提交明确放弃申请的请愿书,以利于流程处理。如申请人希望该申请不予公开,则必须另行依据《联邦法规汇编》第37编第1.138(c)条提交请愿书,通常应在预计公开日期至少4周前提交。
若注册执业人员以代理人身份在签署PTO/SB/478表格选择明示放弃的同时提交了延续申请,还应另行提交一份说明该申请已为延续申请而明示放弃的信函(例如PTO/AIA/24表格)。(编译自www.jdsupra.com)
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